【法案精要】注册商标与企业名称权利冲突时的处理路径
注册商标与企业名称权利冲突时的处理路径
——上海知产法院判决上海建设路桥机械设备公司诉江苏山宝集团公司侵害商标纠纷及不正当竞争纠纷案
裁判要旨
在后使用的企业名称与在先注册的商标发生权利冲突时，应考虑在先注册商标知名度、经营者使用该企业名称的历史渊源、企业名称的使用方式、使用人的主观恶意等因素。若在后使用企业名称的经营者不存在违反诚实信用的情形，可以允许其继续使用企业名称，但应规范使用其企业名称。案 情原告上海建设路桥机械设备有限公司在第7类破碎机等商品上注册了系列商标，其中第215072号“山宝”图文商标于1984年11月15日核准注册，第854402号“山宝+SHANBAO”图文商标于1996年7月14日核准注册。原告使用在破碎机等商品上“山宝”等图文商标自1998年起连续被认定为上海市著名商标。
被告江苏山宝集团有限公司于1999年12月15日设立，原企业名称为江苏信义机电设备有限公司，于2004年9月2日变更为现企业名称。被告是原告的经销商，曾长期销售原告的“山宝”牌破碎机等商品。被告除了销售原告的商品，亦生产“信義”品牌的破碎机等商品。被告的“信義”图文商标自2008年起连续被认定为江苏省著名商标。被告在经营活动中除了标注了“信義”图文商标外，还在展会上、网站上、产品上突出使用“江苏山宝集团”“山宝集团”“JIANGSU SHANBAO GROUP”“SHANBAO GROUP”等标识。2015年1月15日，原告给被告发函，称取消被告的经销商资格，并要求其不得继续将“山宝”、“SHANBAO”及近似词语作为企业字号使用。此后，原告起诉要求被告不得以“山宝”和“SHANBAO”作为字号；不得突出使用“山宝”和“SHANBAO”字样。被告辩称：被告使用现企业名称已经有很长时间企业注册名字查询，“山宝集团”和“SHANBAO GROUP”系被告企业名称的简称，被告使用的商标是“信義”，相关公众不会产生混淆，故应驳回原告的诉讼请求。裁 判上海市浦东新区人民法院经审理认为，被告自2004年开始使用现企业名称，原告此前从未对被告使用含“山宝”字号的企业名称提出异议。被告使用“山宝”为字号有其历史渊源，不违背诚实信用原则和公认的商业道德，不构成不正当竞争。原告的“山宝”“SHANBAO”商标具有较高知名度，被告突出使用“江苏山宝集团”“山宝集团”等标识，易使相关公众产生混淆，侵害了原告的注册商标专用权，被告应当规范使用其企业名称。法院判决：被告停止侵害原告的注册商标专用权，规范使用其企业名称；驳回原告的其余诉讼请求。
判决后，原、被告均提起上诉，上海知识产权法院二审依法维持原判。评 析本案涉及在先注册商标与在后企业名称的权利冲突。
当两者发生权利冲突时，应考虑以下因素：1.在先注册商标的知名度。在先注册商标的知名度越高，他人将商标作为字号使用导致混淆的可能性也越高。2.企业名称的使用方式。对于突出使用企业字号，可能导致消费者混淆的，根据商标侵权的有关规定处理。将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照反不正当竞争法处理。3.历史因素和使用人的主观状态。若被告故意将他人在先注册的有较高知名度的商标登记为企业字号，则可以根据反不正当竞争法的有关规定，判令被告停止使用该企业名称，变更字号。若被告注册登记企业名称并不具有主观恶意，且已连续使用相当长的时间，而商标注册权人长期怠于维权的，则仍可允许其继续使用企业名称。4.利益平衡。注册商标专用权与企业名称权均属于受法律保护的民事权利，因而不同的权利主体在行使权利时，均不得超越其权利边界而损害他人的合法权益。若被告将他人的商标作为企业名称的字号注册并无恶意，但突出使用字号会引起相关公众混淆的，法院在允许被告继续使用该企业名称的同时，可要求被告规范使用企业名称，以避免侵害他人的注册商标专用权。
本案被告使用“山宝”为字号有其历史渊源。被告是原告的经销商企业注册名字查询，被告自2004年开始使用“江苏山宝集团有限公司”这一企业名称，至今已持续使用10余年时间，在此期间，原、被告双方有频繁的业务往来。原告知道或应当知道被告使用“山宝”字号可能会使相关公众造成一定混淆，但原告此前不仅从未对被告使用含“山宝”字号的企业名称提出异议，而且持续与被告发生业务。被告在长期的经营活动中已积累了相应的商誉，该企业名称承载了被告的商誉。被告注册、使用“江苏山宝集团有限公司”这一企业名称，不违背诚实信用原则和公认的商业道德，不构成不正当竞争。同理，被告使用其企业名称的英文翻译“Jiangsu Shanbao Group Co.,Ltd”亦不构成不正当竞争。
被告使用“山宝”作为字号之前，原告注册在破碎机等商品上的“山宝”商标已具有较高知名度。被告在经营活动中突出使用“江苏山宝集团”等字样，易使相关公众对商品的来源造成混淆，侵害了原告的注册商标专用权，被告应当规范使用其企业名称。
本案案号：（2015）浦民三(知)初字第192号,（2015）沪知民终字第754号
案例编写人：上海市浦东新区人民法院 邵 勋 袁 田
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